Face à l’existence d’un panel large de droits de propriété intellectuelle, ayant chacun une durée de protection propre, la tentation est grande d’envisager une superposition ou une succession de titres sur un même objet afin de se voir octroyer un monopole légal sur celui-ci pour une durée la plus étendue possible. L’affaire qui se présente dans cet arrêt de la Cour de Cassation du 10 janvier 2024 concerne la mauvaise foi dans le dépôt d’une marque. En effet, il existe, en droit des marques, entre autres, deux motifs absolus, consacrés dans un texte européen portant sur les marques de l’Union européenne[1], auxquels un déposant doit particulièrement prêter attention.

S’agissant du premier motif absolu, une marque ne peut obtenir une protection légale si celle-ci est constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique[2]. L’objectif est d’éviter qu’un déposant mobilise le droit des marques afin de contourner l’expiration de la protection temporaire conférée par un brevet dans le but de prolonger le monopole légal. Le droit des brevets permet de protéger une solution ou invention technique pour une durée de vingt ans. L’objet de la protection du droit des marques est tout autre. Ce droit vise à protéger un signe. Celui-ci octroie une protection potentiellement perpétuelle (renouvelable par tranche de dix années). Il existe un panel de marques très varié permettant un tel contournement, notamment en ce qui concerne la marque de forme. S’agissant d’une invention protégée par brevet, la tentation est grande, à l’expiration de la protection, de déposer par la suite une marque de forme sur le même objet afin de continuer de bénéficier d’une protection légale.

Quant au second motif absolu, sont également prohibés les dépôts de mauvaise foi[3]. La mauvaise résulterait de l’intention dans le dépôt d’une marque. Ce qui est reproché dans cette affaire est cette volonté d’un déposant d’obtenir un droit exclusif, par le dépôt de trois marques de l’Union européenne, à des fins autres que celle relevant de la fonction d’une marque. La fonction d’une marque étant le ralliement de la clientèle. En effet, les droits de propriété intellectuelle permettent l’octroi d’un monopole légal visant à accorder à une personne un droit exclusif sur un objet, en l’occurrence une marque. Celle-ci permet à une entreprise de distinguer, vis-à-vis du consommateur, ses produits et services d’autres concurrents. Une marque doit remplir à cette fonction et cela doit se retranscrire dans l’intention du déposant. Un dépôt dans une intention étrangère à cette fonction révélerait de la mauvaise foi de la part du déposant. 

Ainsi, il est nécessaire que celui-ci soit vigilant lors des démarches auprès d’un office car il se pourrait qu’un dépôt portant sur un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, puisse également révéler sa mauvaise foi et ainsi perdre l’octroi d’une protection légale que confère le droit des marques. Tel est l’enjeu soulevé devant la Cour de Cassation dans cet arrêt du 10 janvier 2024.

Une société demanderesse CeramTec, spécialisée dans les composants de céramiques techniques, était titulaire d’un brevet français, dont la protection de vingt ans s’est expirée le 5 août 2011. Peu de temps après, cette même société a déposé trois marques de l’Union Européenne le 23 août 2011. Cette même société a agi en contrefaçon de marque et concurrence parasitaire contre la société Coorstek, une société concurrente.

Cette affaire a fait l’objet de plusieurs recours devant des juridictions étrangères. La grande majorité de celles-ci retiennent l’annulation de l’enregistrement de ces marques du fait que ces dernières contiennent des considérations d’ordre technique et donc sont ainsi exclues de la protection par le droit des marques. De telles décisions dénues de fondement l’action même en contrefaçon menée par la société CeramTec.

Face à ces difficultés et incertitudes, la Cour de Cassation pose à la CJUE, au travers d’un renvoi préjudiciel, trois questions. À savoir si ces deux motifs absolus susvisés s’apprécient et s’appliquent indépendamment l’un de l’autre ? L’appréciation d’un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique permet-il à elle seule d’induire la mauvaise foi du déposant ? L’intention seule, au moment du dépôt, du déposant suffit-elle à retenir sa mauvaise foi ou bien est-il nécessaire de caractériser également un signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ? Enfin, la découverte ultérieure de l’absence de lien entre la solution technique et les signes constituant la marque déposée exclut-il la mauvaise foi du déposant ? Toute la difficulté réside dans l’appréciation de l’intention du déposant, au moment du dépôt d’une marque.

Les arguments mobilisés par les parties en présence sont intéressants. Selon la partie demanderesse, les deux motifs absolus susvisés s’apprécient cumulativement. Cela sous-entend que la démonstration de l’intention de perpétuer des droits ne suffit pas à elle seule. En effet, encore est-il nécessaire de démontrer que les signes sont constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Ainsi, la mauvaise foi ne supposerait pas de simplement se cantonner à l’intention du déposant au moment du dépôt. CeramTec cherche à renforcer la charge de la preuve pour ce qui est de la démonstration de la mauvaise foi du déposant. De plus, factuellement, la partie demanderesse soulevait qu’ultérieurement, il se trouvait que ces marques n’étaient plus constituées exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Cela fait également l’objet d’une des questions présentées devant la CJUE, à savoir, la mauvaise foi du déposant peut-elle être écartée au motif qu’il y ait découverte, ultérieurement, que ces marques n’étaient plus liées à des considérations d’ordre technique ?

Au contraire, la partie défenderesse défend que ces deux motifs absolus s’appliquent de façon autonome. Ainsi, la mauvaise foi s’apprécie uniquement sous l’aune du comportement et de l’intention du déposant, au moment du dépôt. Ce qui exclut d’ores et déjà l’argument avancé par la partie demanderesse selon lequel aurait été découvert ultérieurement, que ces marques n’étaient plus liées par des considérations d’ordre technique. La partie défenderesse cherche ainsi à réduire la charge de la preuve quant à la démonstration de la mauvaise foi du déposant. Ainsi, même lorsque l’effet technique considéré disparait par la suite, cela n’écarte pas pour autant la mauvaise foi du fait que cette dernière s’apprécie au moment du dépôt. Cet élément nouveau serait donc indifférent.

Au regard de la jurisprudence européenne, notamment une décision du 27 juin 2013[4], la CJUE entend par mauvaise foi une notion autonome et indépendante du droit de l’Union européenne. Ainsi, peu importe les dispositions relatives à cette notion telles que consacrées dans les droits nationaux des états membres. De plus, celle-ci a confirmé que la mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt. Ce point est important car cela donne un indice non négligeable quant à l’appréciation de cette notion. La Cour, pour ainsi apprécier celle-ci, démontre l’importance de tous les facteurs pertinents propres aux faits de l’espèce. De plus, dans une autre de ces décisions du 12 septembre 2019[5], celle-ci apporte une précision en évoquant retenir la mauvaise foi malgré que l’intention ne vise pas de tiers. En effet, déposer une marque dans l’intention de prolonger la protection et ainsi détourner l’expiration de la protection par brevet ne vise dans l’absolu aucun tiers. Elle évoque également que la mauvaise foi résulte de l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celle relevant des fonctions d’une marque et qu’ainsi une telle intention doit conduire à retenir la mauvaise foi du déposant. En effet, au regard des faits de l’espèce, les dépôts de ces marques se réalisent très peu de temps après l’expiration de la protection du brevet, ce fait pose question. Les faits de cette affaire sont importants et vont permettre d’éclairer la Cour dans la future décision qu’elle sera amenée à rendre.

La caractérisation du motif absolu qu’est la prohibition des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique préjuge-t-il de la mauvaise foi du déposant ? Ce motif peut-il être invoqué afin de retenir la mauvaise foi de ce dernier ? A priori, eu égard à la jurisprudence de la CJUE précitée, la solution à ces questions dépendrait des faits de l’espèce.  

De plus, qu’en est-il des autres motifs absolus consacrés à l’article 7 du même règlement[6] ? La problématique se pose également. À titre d’exemple, qu’en est-il du motif absolu qui concerne le dépôt de signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit[7] ? Une mauvaise foi du déposant peut-elle être retenue par un tel dépôt ? Il semblerait que la difficulté présentée dans cet arrêt de la Cour de Cassation se présente dès lors qu’il s’agit de déterminer une intention du déposant de contourner l’expiration de la protection d’un droit de propriété intellectuelle par l’octroi d’une autre protection légale. Un autre motif absolu, consacré dans l’article susvisé[8], semble concerner cette difficulté. Ce dernier vise à ce que le droit des marques ne soit pas mobilisé par un déposant afin de contourner l’expiration de la protection conférée par un dessin et modèle.

À en regarder la lettre des dispositions du règlement précité, une distinction claire semble ressortir entre les motifs absolus visés à l’article 7 du règlement précité et la mauvaise foi. Du moins, les textes ne semblent pas les lier expressément. Ainsi, a priori, la caractérisation de la mauvaise foi s’apprécie indépendamment de l’étude des motifs absolus susvisés. Du moins, le texte est muet sur ce point.

Difficile de prédire ce que la CJUE va retenir. Il sera intéressant d’observer quel point de vue celle-ci comptera délivrer aux juges des états membres. La solution rendue serait en effet déterminante pour les déposants de marques qui devront faire preuve potentiellement de plus de vigilance quant au dépôt de leurs marques pour ainsi se voir octroyer une protection légale permettant à ces derniers de revendiquer leurs droits en justice.

Pour ainsi conclure, aux vues des observations précitées, il est fortement déconseillé de déposer une marque de forme dans l’unique but de prolonger la protection légale sur un même objet. Le droit des marques ne doit pas être un substitut à l’expiration de la protection d’un titre de propriété intellectuelle.

Article écrit par Ugo CHANUT, avec la collaboration de Pierre BRASQUIES