Pour rappel, le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté la Directive « Paquet Marques », entrée en vigueur le 23 mars 2016. Transposable sous trois ans dans les législations nationales, cette directive constitue la plus grande réforme du droit des marques français depuis quelques années.

Au titre des modifications les plus notoires, on peut relever l’introduction d’une procédure administrative de déchéance et d’annulation des marques nationales enregistrées. Cette procédure, existant déjà en Grande-Bretagne ou en Allemagne, sera de la compétence de l’INPI en France.

Les nouvelles compétences de l’INPI

Jusqu’à présent, l’article R.712-17 du CPI donnait compétence à l’INPI uniquement pour traiter les questions de déchéance pour défaut d’usage et dans les seuls cas où la demande était introduite en défense dans une procédure d’opposition par le titulaire d’une marque en cours d’enregistrement. Outre ce cas particulier, les demandes de déchéance ou de nullité de marques étaient traitées par les neuf tribunaux de grande instance compétents en la matière.

Désormais, en dehors de tout litige, les compétences de l’INPI seront considérablement élargies. Quant aux actions en nullité, l’INPI aura compétence exclusive pour :

• Les actions formées à titre principal et
• Pour des motifs de nullité absolue (conditions de fond/forme)
• Ou pour des motifs de nullité relative relevant de l’existence des droits antérieurs suivants : marque, dénomination sociale ou raison sociale, indication géographique, nom de collectivité territoriale et nom d’organisme public.

En conséquence, les tribunaux resteront compétents pour les actions en nullité formées à titre reconventionnel ou à titre principal pour des motifs autres que ceux relevant de la compétence de l’INPI (noms commerciaux, noms de domaine et droit d’auteur).

Quant aux actions en déchéance, l’INPI aura compétence exclusive pour toutes les actions formées à titre principal, les tribunaux restant compétents pour les demandes formées à titre reconventionnel.

Précisons que les tribunaux conserveront également compétence exclusive dès lors qu’un contentieux est déjà en cours entre les parties, notamment relatif à une action en contrefaçon, et auront pleine compétence pour les questions connexes de concurrence déloyale.

La nouvelle procédure devant l’INPI

Les nouveaux articles L.716-1, et R716-1 à R716-11 du CPI régiront désormais la procédure administrative devant l’INPI, sous réserve d’adoption conforme du projet d’ordonnance.

La première étape de la procédure consistera en l’introduction d’une demande en déchéance ou nullité de marque. Cette demande devra contenir plusieurs éléments obligatoires tels que, entre autres, l’origine et la portée des droits antérieurs ainsi que l’exposé des moyens. Une fois formée, le fondement et la portée de la demande ne pourront plus être étendus, d’où l’importance de la rédiger avec soin.

S’ensuivra une phase d’instruction contradictoire, dont le point de départ sera marqué par la notification au titulaire de la marque contestée de l’action formée à son encontre. Les parties devront alors échanger de manière contradictoire par le biais d’observations écrites et orales.

Une fois l’instruction achevée, l’INPI devra statuer sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la fin de cette phase ; à défaut, la demande sera réputée rejetée. Les décisions de l’INPI devront être motivées et pourront faire l’objet d’un recours en réformation auprès de la Cour d’appel du lieu de résidence du défendeur.

Reste toutefois à savoir si l’INPI aura les ressources suffisantes pour traiter ce nouveau contentieux.

Ainsi, si cette réforme a pour objectif de désencombrer les Registres de marques des titres non exploités, elle fait courir le risque aux titulaires de perdre plus facilement leurs droits. Il faudra donc être attentif quant à l’utilisation de la marque, et parfois s’adapter en mettant en place de nouvelles stratégies.

Le cabinet LECLERE & LOUVIER se tient à la disposition de ses clients pour les accompagner dans leur stratégie d’exploitation et de défense de leur marque.  

Article rédigé par Justine PAJOT, étudiante en Master 1 Droit de la propriété intellectuelle, sous la supervision de J. Louvier